Mismo nombre, distintos negocios: ¿Cómo el principio de especialidad blinda tu marca?
Lo peor del mundo: descubrir otra empresa con el mismo nombre que la tuya. ¿Significa el fin del negocio o un costoso litigio? En realidad, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) tiene otros datos: el principio de especialidad permite que incluso marcas idénticas convivan legalmente en distintos sectores, abriendo oportunidades de mercado en lugar de cerrarlas.
El principio de especialidad en las marcas: ¿de qué se trata?
Para la propiedad industrial, no todo es exclusividad absoluta. El principio de especialidad o especialización de las marcas establece que la protección de una marca está limitada a los productos o servicios específicos para los cuales fue solicitada. En otras palabras, registrar una marca otorga derechos de uso exclusivo solo dentro de la categoría o giro comercial correspondiente, según la Clasificación de Niza.
La LFPPI no concede un monopolio universal sobre un nombre o logotipo: una empresa no puede pretender bloquear ese nombre en todas las industrias con un solo registro, salvo que se trate de una marca reconocida o famosa, que rompen con el principio de especialidad. Por el contrario, otra persona podría registrar y usar un nombre idéntico o similar aún en grado de confusión para distinguir productos o servicios de una clase diferente, sin invadir los derechos del titular original.
Este principio, junto al principio de territorialidad y temporalidad, son pilares del sistema marcario a nivel internacional. Su finalidad es garantizar la claridad en el alcance de cada registro marcario y evitar conflictos indebidos. Dicho de forma sencilla: los límites de tu marca los pones tu al momento de describir los productos y servicios que distingues. Es importante comentar que en México no existen registros multiclase, sino que cada solicitud ampara solo productos o servicios de una sola clase.
Esto fomenta una competencia justa y abierta, pues impide que una empresa acapare un término o nombre en ámbitos donde no lo utiliza o no tiene presencia. Además, nos reta a definir de manera clara y precisa la protección revisando estratégicamente en qué mercados actuales (y futuros) se pretende competir.
Más competidores, mercados más abiertos
El principio de especialidad o especialización tiene un efecto pro-competencia claro: abre la puerta a más participantes en el mercado. Bajo esta regla, dos o más empresas pueden coexistir pacíficamente con marcas idénticas o parecidas siempre que sus productos/servicios no sean iguales ni pertenecientes al mismo sector comercial. También lo pueden hacer si existe una autorización por escrito del primer titular del registro de marca.
Por ejemplo, una compañía de software y una cadena de restaurantes podrían registrar y usar el mismo nombre sin infringir la LFPPI, dado que sus giros no se traslapan ni generan confusión en el consumidor. Los derechos exclusivos de cada marca se circunscriben a su nicho; fuera de él, el nombre queda “libre” para otros emprendedores audaces.
Debemos reconocer algunos aspectos relevantes para determinar si las marcas se encuentran en el mismo rubro o sector, por ejemplo, determinar si coinciden en[1]:
a) naturaleza;
b) destino;
c) utilización;
d) carácter de competidor o de intercambiables;
e) carácter complementario;
f) público de referencia;
g) canales de distribución o puntos de venta; y
h) origen habitual
En este sentido se debe realizar un análisis caso por caso para determinar de cada aspecto, si existe coincidencia con la finalidad de determinar el nicho o mercado de la solicitud. Mientras no haya riesgo de confusión del público, la LFPPI respalda esa convivencia pacífica de marcas. En síntesis, la especialidad equilibra la protección al titular con la libertad comercial de los demás.
Ahora bien, esta apertura tiene sus límites. La excepción al principio de especialidad o especialización son las marcas notorias o famosas, que mencionamos previamente. Cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estima o hubiere declarado la fama de una marca, por ejemplo, Coca-Cola o Nike, su protección trasciende su categoría de original. La LFPPI prohíbe que terceros intenten registrar esa marca o una similar en grado de confusión por un tercero, aun y cuando sea en clases diversas, dado que el público podría ser engañado debido al renombre o fama de la marca.
Toda la perspectiva en estos aspectos ponen en el centro al consumidor y pretenden evitar aprovechamientos desleales de marcas con alto posicionamiento comercial. Salvo dichos casos excepcionales, la regla general se mantiene: la exclusividad se limita a la protección solicitada.
Casos reales: cuando dos marcas conviven sin conflicto
Lejos de ser teoría, el principio de especialidad o especialización cada día a cobrado mayor relevancia, interés y se aplica día a día en las decisiones que toma el IMPI. Un ejemplo de libro es la marca “Corona”. Muchos asociamos el nombre en primer término a la cerveza (clase 32), ¿pero sabías que no es el único registro de marca “Corona” vigente? De hecho, coexisten marcas con idéntica denominación “Corona” para embutidos (clase 29) chocolates (Clase 30) y jabón (Clase 3).
Otros ejemplos podrían ser Iberia, la aerolínea (Clase 39), la margarina (clase 29) y las conservas (Clase 29); MAC, de Apple (Clase 9) y el maquillaje (Clase 3); Polo de Volkswagen (Clase 12) y Polo de Ralph Lauren (Clase 25).
Estas marcas coexisten de manera pacífica porque cada una opera en mercados completamente distintos. Un consumidor difícilmente un consumidor que busque embutidos podría adquirir un jabón o un chocolate por error.
Claves para las empresas: proteger y aprovechar tu marca
Conocer y aplicar el principio de especialidad o de especialización tiene implicaciones prácticas importantes para cualquier empresa:
a) Al solicitar tu marca ante el IMPI, siempre es recomendable hacer una búsqueda previa y establecer con claridad los productos y servicios a proteger, no basta descripciones genéricas ni con copiar el titulo general de la clase de Niza.
Si planeas diversificar tu negocio a futuro, considera registrar la marca en esos giros adicionales desde ahora para blindar tu crecimiento. Una marca puede extenderse a nuevos mercados, pero requerirá nuevos registros en las clases correspondientes.
b) Siempre es importante monitorear tu marca, recuerda que el registro es solo el inicio de la vida de la marca, no el final. Mantente alerta para identificar posibles invasiones en tu sector y descarta aquellas que no son tu competencia. No olvides declarar el uso al tercer aniversario del registro para mantener tu exclusividad.
c) Si tu marca empieza a ganar gran notoriedad, podrías aspirar a una declaratoria de marca notoria o famosa para ampliar su protección. Pero esto se trabaja y encamina desde el inicio, cuando elegimos un nombre con una fuerte distinción del mercado, piensa en Apple, una manzana no tenia nada que ver con la tecnología, hasta hace algunos años.
En conclusión, el principio de especialidad o especialización es un gran aliado de la competencia y de los emprendedores. Permite que más jugadores entren al mercado con sus marcas, a la vez que cada titular conserva sus derechos en su propio segmento.
Como empresarios, entender esta regla nos ayuda a diseñar mejores estrategias de branding: coexistir con otros, siempre que definamos bien nuestro sector. Al final del día, las marcas prosperan cuando se especializan. Aprovecha la especialización a tu favor, y recuerda que contar con asesoría legal experta en propiedad industrial puede marcar la diferencia entre un conflicto costoso y una convivencia provechosa en el mundo de las marcas.
[1] Registro digital: 2030777, Tesis: I.10o.A.66 A (11a.). Rubro: MARCAS. EL IMPEDIMENTO PARA REGISTRARLAS POR SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN SE ACTUALIZA AUNQUE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A CLASES DISTINTAS (ARTÍCULO 173, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL). Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Por: Rafael Amador Espinosa Asociado Senior en Ramos Ripoll & Schuster y Presidente del Comité Occidente AMPPI.